Gdy startujemy z nową marką lub staje się ona rozpoznawalna i zyskuje na wartości, warto rozważyć zabezpieczenie jej od strony prawnej. 

Świetnym posunięciem jest najczęściej rejestracja marki jako znaku towarowego. Można jej dokonać w szczególności w polskim Urzędzie Patentowym lub w Urzędzie Unijnym, a także urzędach patentowych w innych krajach, w zależności od zakresu terytorialnego jej używania.

Prawo do znaku towarowego daje wiele korzyści i możliwości, m.in.:

• pozwala budować i pogłębiać zaufanie odbiorców oraz zwiększać rozpoznawalność marki - możliwość używania oznaczenia ® przy nazwie,

• daje wyłączność posługiwania się marką w obrocie - pozwala zakazać konkurentom rynkowym wykorzystywania tych samych nazw także na portalach typu Instagram, czy Facebook (fanpage i grupy innego przedsiębiorcy), czy używania ich w domenach internetowych,

• pozwala wnieść prawo do znaku jako wkład niepieniężny do spółki,

• może stanowić zabezpieczenie kredytu (zastaw na prawie do znaku towarowego),

• zwiększa wartość firmy (aktywa niematerialne).

Większość marek można zarejestrować jako znak towarowy - takie marki mają tzw. zdolność odróżniającą. Warto sprawdzić tę zdolność przed rejestracją, a najlepiej już na etapie projektowania marki - w przypadku stwierdzenia braku zdolności, zgłoszenie marki do rejestracji zostanie rozpatrzone odmownie i przepadają związane ze zgłoszeniem opłaty.

Oznaczenie (marka) ma zdolność odróżniającą pozwalającą na jej rejestrację jako znak towarowy, jeśli:

1. jest abstrakcyjne:

a.       ogólnie bez konkretnego znaczenia – np. „Reebok”, „BMW”, „Pepsi”

b.       bądź bez konkretnego znaczenia w odniesieniu do produktów czy usług, dla których ma być wykorzystywane, np. „Vistula”, w odniesieniu do ubrań czy „Apple” (ang. „jabłko”), w odniesieniu do komputerów czy pozostałych urządzeń elektroniki użytkowej,

przy czym bierze się pod uwagę znaczenie słów w innych językach, o ile przeciętnie klienci na danym rynku znają dany język w określonym stopniu pozwalającym klientom zrozumieć znaczenie tych obcojęzycznych oznaczeń),

2. jest aluzyjne (zawsze pośrednio, mniej lub bardziej kojarzy się z produktami i usługami, dla których jest przeznaczone – np. „Jaguar” dla samochodów, czy „Medicine” dla ubrań,

3. składa się z większej ilości elementów słownych lub graficznych niż tylko takie, które mogą służyć do opisu produktu – przekazywania klientom informacji o nim, takich jak:

a.       wskazanie rodzaju produktu („kobiece ubrania”),

b.       miejsca pochodzenia produktu („szyte w Polsce”),

c.       jakość („pierwszy gatunek”),

d.       ilość („komplet dwuczęściowy”),

e.       wartość („za 200 zł”),

f.        przeznaczenie („przeciwdeszczowe”, „dla niej”, „ona”),

g.       sposób wytwarzania („ręcznie tkane”, „materiał z upraw ekologicznych”),

h.       skład („100% jedwab”),

i.         funkcja („wieczorowe”)

j.         lub przydatność („górskie”),

4.       rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego jest zgodna z interesem publicznym:

a. jeśli znak lub jego element miałby odwoływać się do symboliki Polski, Unii Europejskiej czy organizacji międzynarodowej takiej jak na przykład Międzynarodowy Komitet Olimpijski, albo oznaczeń używanych przez administrację publiczną,   przedsiębiorca jest zobowiązany upewnić się, że komercyjne wykorzystanie takiego elementu jest prawnie możliwie i przed rejestracją przedsiębiorca wykaże, że ma odpowiednią zgodę od właściwego organu na komercyjne wykorzystanie w swoim znaku takiej symboliki; najlepiej więc unikać wykorzystywania tego typu oznaczeń bądź skonsultować taką potrzebę z radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym, którzy świadczą pomoc prawną w sprawach własności intelektualnej, do której zakresu należą znaki towarowe),

b. jeśli znak zawiera nazwę wcześniej zarejestrowanej odmiany roślin lub gatunków ściśle spokrewnionych, poza elementem z nią związanym zawiera wystarczająco dużo innych, dominujących elementów, by prawo wcześniejsze do odmiany rośliny nie było naruszone rejestracją znaku (zarejestrowane odmiany roślin można sprawdzić tu: https://www.gov.pl/web/piorin/wykaz-odmian),

c. pozostaje w zgodzie z przepisami dotyczącymi oznaczeń geograficznych i rzetelnie informuje klientów o miejscu pochodzenia produktów

(oznaczenia geograficzne są to chronione nazwy żywności lub napojów alkoholowych, których wytwarzanie jest związane z określonym miejscem, w którym istnieją szczególne warunki mające decydujący wpływ na właściwości produktu, takie jak wilgotność, skład mineralny i jakość gleby, nasłonecznienie, poziom i częstotliwość opadów atmosferycznych w ciągu roku; zarejestrowanymi oznaczeniami geograficznymi są m.in. „Bordeaux”, ser feta, ser parmezan (Parmigiano Reggiano) czy polskie oscypki, wódka, rogale świętomarcińskie czy jabła grójeckie; rejestr chronionych oznaczeń geograficznych tu: https://tmdn.org/giview/; przy wyrobach alkoholowych, znak towarowy może zawierać wyłącznie takie elementy geograficzne, które są zgodne z faktycznym pochodzeniem wyrobu; w przypadku znaków z miejscowościami homonimicznymi – czyli o nazwach brzmiących tak samo jak inne miejscowości w zupełnie innej lokalizacji, znak może zostać zarejestrowany, o ile klienci nie będą kojarzyć nazwy miejscowości zawartej w znaku z inną, pod tą samą nazwą, słynącą z danych wyrobów; dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego).

Kwestie te odpowiedni urząd weźmie pod uwagę ze swojej inicjatywy przed wydaniem decyzji rejestrującej znak bądź odmawiającej takiej rejestracji.

Oznaczenia ® możesz zacząć używać przy swoim znaku, kiedy urząd doręczy ci decyzję o jego rejestracji. Wcześniej jest to niedozwolone.

Na większym stopniu ogólności: przyznanie wyłączności przedsiębiorcy na używanie znaku w handlu pozostanie w zgodzie z interesami innych uczestników obrotu, to jest w zgodzie:

1. ważnymi, poza handlowymi interesami klientów,

czyli treść znaku co najmniej u przeciętnego klienta będzie budzić skojarzenia:

a. zgodne z prawdą – bez ryzyka wprowadzenia klienta w błąd co do właściwości produktu wskazanych w punkcie 3 powyżej, takich jak w szczególności jakość czy pochodzenie geograficzne,

b. pozostające w poszanowaniu osobistych uczuć klienta związanych z tożsamością narodową, etniczną, religijną, seksualną, światopoglądem, stanem zdrowia,

c. pozostające w zgodzie z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, a więc co do zasady znak będzie budzić skojarzenia inne niż wulgarne czy obsceniczne,

2. interesem innych przedsiębiorców, którzy:

a. wcześniej nie zarejestrowali takiego samego znaku jak znak zgłoszony do rejestracji lub podobnego znaku dla takich samych lub podobnych towarów (przy czym jeśli jednak by zarejestrowali podobny, znak późniejszy i tak mógłby zostać zarejestrowany pod warunkiem, że jego używanie nie spowoduje wprowadzenia odbiorców w błąd; baza zarejestrowanych znaków jest dostępna tutaj: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview; by sprawdzić ewentualne wcześniejsze rejestracje znaków podobnych warto wybrać opcję „wyszukiwane rozmyte” lub skorzystać z opcji wyszukiwania obrazem – format JPG, PNG, GIF, TIFF – po kliknięciu na ikonę aparatu w pasku wyszukiwania i załadowania pliku z projektem znaku),

b. wcześniej nie zarejestrowali znaku renomowanego (szeroko rozpoznawalnego, jak na przykład Nike czy Addidas) albo jeśli zarejestrowali taki znak, to znak zgłoszony do rejestracji jest niepodobny do znaku renomowanego, a jeśli byłby podobny, to dodatkowo używanie go nie przyniosłoby jego właścicielowi nienależnej korzyści wywołanej skojarzeniami ze znakiem renomowanym lub nie byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego – najlepiej poszukać pomocy prawnej w razie wątpliwości; poniższy znak – tajemnicze zwierzę orka-kot z różkami, został uznany za podobny do renomowanego znaku Puma i odmówiono jego rejestracji),

c. zgodnie z utrwalonymi i uczciwymi praktykami handlowymi i dobrymi zwyczajami mogą swobodnie używać oznaczeń opisowych w odniesieniu do produktów i usług, którymi handlują, tożsamych z tymi, dla których znak został zgłoszony, bez naruszania prawa do znaku zgłoszonego – czyli znak zgłoszony do rejestracji jest bardziej oryginalny niż zestawienie elementów opisujących produkty i usługi, dla których jest przeznaczony i te elementy pozostają w domenie publicznej, a więc inni przedsiębiorcy mogą je wykorzystywać w konkurowaniu na rynku o uwagę klientów, reklamując produkty i usługi tego samego rodzaju czy informując o ich właściwościach,

d.  interesem autora projektu grafiki znaku, jeśli znak jest na tyle oryginalny, że spełnia kryteria utworu (stanowi indywidulany przejaw działalności twórczej) – zasadniczo należy zawrzeć z autorem bądź dysponentem praw autorskich (najczęściej jego pracodawcą lub innym podmiotem zatrudniającym) umowę przenoszącą prawa autorskie,

e. interesem autorów grafik postaci fikcyjnych (np. komiksowych, zawartych w ilustracjach książkowych, przedstawionych na zdjęciach, w filmach czy w grach komputerowych) czy innych dysponentów osobistych czy majątkowych praw autorskich do elementów zgłaszanego znaku – w przypadku posłużenia się takim elementem objętym ochroną prawnoautorską, należy wcześniej uzyskać zgodę dysponenta praw na wykorzystanie przedmiotu prawa autorskiego w znaku,

f.  interesem osoby, której dobra osobiste, takie jak imię i nazwisko czy wygląd mają być wykorzystane jako element składowy znaku – tu również potrzebna jest zgoda takiej osoby (przykładem może być tu znak towarowy z wizerunkiem znanej osoby, choćby podobizna Harlanda Davida Sandersa w znaku towarowym KFC bądź znaki domów mody zawierające nazwiska ich założycieli typu „Versace”, „Armani”; umieszczenie nazwiska w znaku towarowym w przypadku nabrania przez znak znacznej rozpoznawalności może pozwolić zachować większą kontrolę nad biznesem przy pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na jego rozwój”,

g. interesem osoby, wobec której zgłoszenie znaku byłoby działaniem w złej wierze, to jest przykładowo gdyby posiadała ona domenę internetową z elementem słownym, którego faktycznie używałaby w charakterze znaku towarowego bez jego rejestracji, po czym nie opłaciłaby na czas przedłużenia rejestracji domeny, wskutek czego zgłaszający znak dokonałby rejestracji tego elementu słownego na swoją rzecz jako znaku towarowego po to, by przejąć klientelę przytłoczonego natłokiem zadań konkurenta w niedoczasie czy zarejestrować domenę na swoją rzecz i później ją odsprzedać tej osobie („trolling”).

Te kwestie Urząd będzie rozważał, o ile osoby trzecie wystąpią do urzędu z odpowiednim wnioskiem, wskazując, że dokonanie rejestracji znaku lub przyznane już prawo naruszają ich wcześniejsze prawa.

Jeśli chcesz zarejestrować swoją markę lub potrzebujesz konsultacji prawnych na etapie jej projektowania, zapraszam do kontaktu.

Photo by Chris Lawton 

Startujemy z IP Scan!